中國銀聯股份有限公司訴山東圣運信息技術有限公司侵害商標權糾紛案，上海知識產權法院一審判決：一、被告山東圣運信息技術有限公司立即停止對原告中國銀聯股份有限公司享有的“”注冊商標（商標注冊證第8071055號）、“”注冊商標（商標注冊證第18248132號）、“”注冊商標（商標注冊證第18248135號）、“”注冊商標（商標注冊證第18248134號）商標專用權的侵害；二、被告山東圣運信息技術有限公司應于判決生效之日起三十日內在《法制日報》刊登聲明，消除因侵權行為對原告中國銀聯股份有限公司造成的影響（聲明內容須經一審法院審核）；三、被告山東圣運信息技術有限公司應于判決生效之日起十日內，賠償原告中國銀聯股份有限公司經濟損失200萬元；四、被告山東圣運信息技術有限公司應于判決生效之日起十日內，賠償原告中國銀聯股份有限公司為制止本案被控侵權行為所支出的合理費用25萬元；五、駁回原告中國銀聯股份有限公司在本案中的其余訴訟請求。

被告不服，提出上訴。上海高院經審理認為：本院認為，綜合訴辯意見，本案二審有四個爭議焦點：一是本案適用2019年《商標法》是否存在法律適用錯誤；二是被上訴人第8071055號“”、第18248132號“”注冊商標是否應當被認定為馳名商標；三是上訴人是否侵害了被上訴人第8071055號“”商標、第18248132號“”商標所享有的馳名商標的合法權利；四是一審法院判決的損害賠償金額是否具有事實和法律依據。

爭議焦點一，本案適用2019年《商標法》是否存在法律適用錯誤。本院認為，《最高人民法院關于商標法修改決定施行后商標案件管轄和法律適用問題的解釋》第九條規定，商標法修改決定施行后人民法院受理的商標民事案件，涉及該決定施行前發生，持續到該決定施行后的行為的，適用修改后的商標法。本案于2019年5月7日立案，而商標法修改決定于2019年4月23日施行。本案被控侵權行為自2016年開始，并無證據表明被上訴人已停止相關侵權行為，且上訴人出具的《情況說明》表明截止其收到一審傳票時，仍有80家商戶正在使用“閃收”商戶管理系統，故其亦自認侵權行為持續到商標法修改決定施行之后。因此，一審法院適用2019年《商標法》于法有據，并無不當。上訴人的該項上訴理由不能成立，本院不予支持。

爭議焦點二：被上訴人第8071055號“”、第18248132號“”注冊商標是否應當被認定為馳名商標。本院認為，其一，《商標法》第十四條規定，馳名商標應當根據當事人的請求，作為處理涉及商標案件需要認定的事實進行認定?！恶Y名商標司法解釋》第二條規定，在下列民事糾紛案件中，當事人以商標馳名作為事實根據時，根據案件具體情況，在確有必要的情況下，對所涉商標是否馳名作出認定：（一）以違反商標法第十三條的規定為由，提起的侵犯商標權訴訟……。本案中，被上訴人依據《商標法》第十三條提起本案訴訟，上訴人在第9類計算機程序（可下載軟件）商品上，第42類計算機軟件更新服務上以及第38類提供數據庫接入服務、信息傳送等服務上使用了被控侵權標識，而被上訴人在本案中主張的商標的核準使用商品/服務僅涉及第9類、第35類、第36類、第42類，并未涉及第38類提供數據庫接入服務、信息傳送等服務，因此，本案需要判斷被上訴人在本案中主張的第8071055號“”注冊商標、第18248132號“”注冊商標是否屬于馳名商標，對其保護可否延及第38類提供數據庫接入服務、信息傳送等服務。

其二，《商標法》第十四條規定，馳名商標應當根據當事人的請求，作為處理涉及商標案件需要認定的事實進行認定。認定馳名商標應當考慮下列因素：（一）相關公眾對該商標的知曉程度；（二）該商標使用的持續時間；（三）該商標的任何宣傳工作的持續時間、程度和地理范圍；（四）該商標作為馳名商標受保護的記錄；（五）該商標馳名的其他因素?！恶Y名商標司法解釋》第五條規定，當事人主張商標馳名的，應當根據案件具體情況，提供下列證據，證明被訴侵犯商標權或者不正當競爭行為發生時，其商標已屬馳名：（一）使用該商標的商品的市場份額、銷售區域、利稅等；（二）該商標的持續使用時間；（三）該商標的宣傳或者促銷活動的方式、持續時間、程度、資金投入和地域范圍；（四）該商標曾被作為馳名商標受保護的記錄；（五）該商標享有的市場聲譽；（六）證明該商標已屬馳名的其他事實。對于商標使用時間長短、行業排名、市場調查報告、市場價值評估報告、是否曾被認定為著名商標等證據，人民法院應當結合認定商標馳名的其他證據，客觀、全面地進行審查。本案中，根據一審法院查明的事實，被上訴人已提交充分證據證明其在2011年及2015年分別推出銀聯閃付產品和云閃付產品后，在銀行卡支付類產品和服務中，長期使用“閃付”“云閃付”相關標識，在交通出行、購物消費、醫療領域、旅游娛樂、公共服務、生活繳費等領域宣傳、推廣銀聯閃付產品，“”“”商標持續使用時間長、市場份額高、使用區域廣泛，且宣傳范圍廣、宣傳方式多樣、持續時間長，并有多次受到行政保護的記錄。在2016年6月13日，上訴人開發完成涉案軟件并使用“閃收”作為涉案軟件的名稱之前，被上訴人的第8071055號“”注冊商標已為中國境內的相關公眾廣為知曉，在金融服務領域已經屬于馳名商標。在2018年2月10日，上訴人使用“云閃收”作為涉案軟件的名稱之前，相關公眾已建立起“云閃付”根植于“閃付”，“云閃付”是“閃付”的升級產品的廣泛認知，被上訴人的第18248132號“”注冊商標已為中國境內的相關公眾廣為知曉，在金融服務領域已經屬于馳名商標。關于上訴人主張的“”商標不能天然承繼“”商標的商譽和美譽從而認定為馳名商標，本院認為，一審法院并非依據第8071055號“”商標為馳名商標直接將第18248132號“”商標認定為馳名商標，而是綜合審查了自2015年底被上訴人推出云閃付產品至2018年2月10日上訴人使用“云閃收”作為涉案軟件的名稱的期間，第18248132號“”商標使用、宣傳及受保護的情況，并綜合考慮銀聯云閃付產品是將銀聯閃付產品從銀行卡持卡支付領域擴展升級至植入電子銀行卡的手機移動支付領域的事實，對被上訴人的第18248132號“”商標在2018年2月10日之前在金融服務領域屬于馳名商標作出認定。故上訴人的相關上訴理由不能成立，本院不予支持。

爭議焦點三：上訴人是否侵害了被上訴人第8071055號“”商標、第18248132號“”商標所享有的馳名商標的合法權利。《商標法》第十三條第二款規定，就不相同或者不相類似商品申請注冊的商標是復制、摹仿或者翻譯他人已經在中國注冊的馳名商標，誤導公眾，致使該馳名商標注冊人的利益可能受到損害的，不予注冊并禁止使用?！恶Y名商標司法解釋》第九條第二款規定，足以使相關公眾認為被訴商標與馳名商標具有相當程度的聯系，而減弱馳名商標的顯著性、貶損馳名商標的市場聲譽，或者不正當利用馳名商標的市場聲譽的，屬于商標法第十三條第二款規定的“誤導公眾，致使該馳名商標注冊人的利益可能受到損害”。本案中，被上訴人第8071055號“”商標、第18248132號“”商標在第36類金融服務等服務類別上構成馳名商標，能夠獲得跨類保護。上訴人在涉案軟件收款方式頁面中設置有“支付寶支付”“微信支付”“”等標識，設置了不同金融服務商的服務接口，并在“云閃收”微信公眾號上稱“云閃收是一款輕量級專業化收銀軟件和大數據服務平臺”。故其作為與金融服務有關的計算機軟件的開發和運營者，應當知曉“閃付”“云閃付”經過被上訴人長期使用，已被相關公眾廣泛知曉，卻仍然模仿被上訴人的“”“”商標，在第9類計算機程序（可下載軟件）商品上，第42類計算機軟件更新服務上以及第38類提供數據庫接入服務、信息傳送等服務上使用與被上訴人“”“”商標近似的“閃收”“云閃收”“”“”“”“”“”等標識，足以使相關公眾認為被訴侵權標識與被上訴人的馳名商標具有相當程度的聯系，故上訴人使用被控侵權標識的行為侵犯了被上訴人第8071055號“”、第18248132號“”馳名商標享有的合法權益，應當承擔相應的侵權責任。綜上，本院對一審法院作出的侵權認定予以認同，對上訴人的相關上訴主張不予支持。

爭議焦點四：一審法院判決的損害賠償金額是否具有事實和法律依據。本院認為，《商標法》第六十三條規定，侵犯商標專用權的賠償數額，按照權利人因被侵權所受到的實際損失確定；實際損失難以確定的，可以按照侵權人因侵權所獲得的利益確定；權利人的損失或者侵權人獲得的利益難以確定的，參照該商標許可使用費的倍數合理確定。對惡意侵犯商標專用權，情節嚴重的，可以在按照上述方法確定數額的一倍以上五倍以下確定賠償數額。賠償數額應當包括權利人為制止侵權行為所支付的合理開支。權利人因被侵權所受到的實際損失、侵權人因侵權所獲得的利益、注冊商標許可使用費難以確定的，由人民法院根據侵權行為的情節判決給予五百萬元以下的賠償。本案中，因權利人因被侵權所受到的實際損失和侵權人因侵權所獲得的利益均難以確定，且并無商標許可使用費可供參照，故一審法院綜合考慮第8071055號“”、第18248132號“”商標系馳名商標，上訴人的主觀惡意，被控侵權行為的持續時間、性質、情節及后果，涉案軟件使用及收費情況，被上訴人的合理支出等，酌情確定損害賠償數額200萬元及合理費用25萬元，并無不當。關于上訴人提出的“（2019）滬靜證經字第854號公證書顯示的上訴人網站頁眉上昨日新增店鋪均為免費基礎版軟件的用戶，昨日交易金額系使用上訴人軟件的店鋪流水金額，一審法院錯誤理解了其作出200萬元判賠的依據”的上訴理由，本院認為，該公證書所載內容僅為一審法院判決賠償數額的考量因素之一，且上訴人并未提交證據證明其主張，故本院對該項上訴理由不予支持。 

上海市高級人民法院于2021年12月30日作出終審判決：駁回上訴，維持原判。