原告朱某某訴稱,原告與被告上海宏景商標代理有限公司(以下簡稱宏景公司)訂立專利申請代理委托合同,約定由宏景公司代理原告的專利申請事宜。合同簽訂后,被告宏景公司的時任法定代表人滕某負責與原告溝通,并進行專利申請。2010年左右,因滕某離職,被告宏景公司告知原告與被告上海宏威知識產權代理有限公司(以下簡稱宏威公司)的法定代表人袁某聯系,由袁某負責相關專利申請代理事宜。該專利于2015年已獲得授權,但由于兩被告未將此事告知原告,兩被告和原告均未在規定時間內至專利局辦理登記手續,該專利被視為放棄。原告認為兩被告工作失誤致使其未能獲得專利權,給原告造成巨大經濟損失,要求兩被告返還代理費及申請費、實審費6,555元及相應利息6,089.58元、專利研發各項投資費用76,800元及利息27,552.32元、專利成功后預計轉讓收益3,000,000元以及因訴訟而發生的各種開支93,035元,以上共計3,210,031.90元。
被告宏威公司辯稱:宏威公司不是合同的簽訂方,涉案合同于2008年12月3日簽訂,而宏威公司于2009年4月才成立,宏威公司不是合同當事人,不應承擔相應的賠償責任。被告宏景公司辯稱:原告作為專利申請人,應當對專利申請的進程負有較高的注意義務,專利局未將專利授權的信息送達原告,原告自身亦存在過錯,原告主張的賠償數額過高,缺乏事實及法律依據。
上海知識產權法院經審理查明,2008年12月3日,原告朱某某與被告宏景公司簽訂專利申請代理委托合同,約定宏景公司為朱某某的技術方案申請中國專利,申請代理費3,000元,實際審查代理費3,000元等。合同附有在滬聯系人朱某的通訊地址和電話等聯系方式。審理中,原告表示由于其長期不在上海,故在簽訂合同時明確告知宏景公司與在滬聯系人進行聯系,同時在合同上注明了在滬聯系人朱某的聯系方式。
與原告簽訂上述專利申請代理委托合同的是被告宏景公司的原法定代表人滕某,其名片顯示宏威公司和宏景公司的企業名稱,右側注明專辦專利商標,并附有地址、電話及郵箱等信息。合同簽訂時,宏威公司尚未成立。
合同簽訂后,原告朱某某向宏景公司支付代理費及申請費6000余元。
合同簽訂后,滕某為原告辦理專利申請事宜。
2010年10月左右
原告致電被告宏景公司,宏景公司告知其滕某已經離開,此事與宏威公司的法定代表人袁某聯系。
2011年7月
原告向袁某詢問涉案專利申請進程,袁某的助理顧某詩回復郵件稱案件仍在實審中請耐心等待,并在附件中告知案件的審理進度。
2011年8月
袁某向原告送達國家知識產權局出具的發明專利申請進入實質審查階段通知書。
2014年5月15日
袁某的助理發郵件給原告并抄送宏威公司法定代表人袁某和經理麥某某,稱涉案專利已經完成第三次審查意見答辯,需等待審查員的回復,并稱有進展將及時通知原告。
國家知識產權局專利公布公告顯示
2014年4月30日
公告送達涉案專利的審查意見通知書
2014年9月10日
公告送達辦理登記手續通知書
2015年3月18日
公告送達視為放棄取得專利權通知書
2015年8月12日
專利權視為放棄,放棄生效日為2010年7月28日
原告得知涉案專利權視為放棄的消息后,多次與宏威公司交涉未果,故訴至法院。
上海知識產權法院一審判決:被告宏景公司應于判決生效之日起十日內賠償原告朱某某經濟損失100,000元;二、駁回原告朱某某的其余訴訟請求。一審判決后,原告朱某某、被告宏景公司不服,均向最高人民法院提起上訴。最高人民法院作出終審判決,駁回上訴,維持原判。
法院生效裁判認為:原告朱某某與被告宏景公司簽訂專利申請委托代理合同,約定被告為原告辦理專利代理事務。在涉案合同的履行過程中,自2010年10月起,就涉案專利的申請事宜原告均與宏威公司的法定代表人袁某進行溝通,宏威公司以其行為參與涉案合同履行。由于原告并非專業的專利代理機構,且其長期不在上海,所以在簽訂合同時特別注明在滬聯系人的聯系方式,兩被告公司對此事屬于明知,卻未將原告的正確聯系方式告知國家知識產權局,且被告宏景公司本身的地址亦不能成功送達,故審查通知未能成功送達由兩被告公司造成。然而,宏威公司雖然參與了涉案合同的履行,但其并非涉案合同的相對方,在涉案合同簽訂時,宏威公司尚未成立。即使由于宏威公司的過錯造成相關文件通知未能及時送達,鑒于宏威公司并非涉案合同的相對方,其不應承擔相應的違約責任,因合同瑕疵履行的違約責任仍由被告宏景公司向原告承擔。
關于賠償數額,法院認為,關于專利代理費及申請費、實審費屬于原告因被告不履行合同義務而遭受的直接經濟損失,應當予以支持;關于專利研發的各項投資費用,應綜合考慮涉案專利申請的技術領域、技術攻關難度、專利權類型等酌情予以確定;關于專利成功后預計轉讓收益,如果合同正常履行,在涉案技術符合專利法授權條件的前提下,原告的申請應該獲得專利授權,這是被告可以預見的范圍。但是在專利授權后,基于該專利展開的商業活動可能帶來的收益具有不確定性,顯然超出了被告訂立合同時的預期。而一項專利最終能夠得以實施并取得成功除了考慮專利本身的價值外,還與市場需求、營銷模式等其他多種因素密切相關,故對于原告主張的專利授權后預計轉讓收益部分的賠償費用,法院參考專利本身的價值等因素酌情予以確定;關于因訴訟發生的各種開支,由于本案系合同糾紛,而涉案合同并未就合理費用作出約定,故對于原告的該主張不予支持。
最后,對于因訴訟發生的各種開支,如果涉案合同對該筆費用作出明確約定,法院通常予以支持,對未做明確約定的,一般不予支持。(來源:上海知產法院)
所以專利代理機構也存在風險,一不留神,就容易出差錯,因此須處處小心。